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Demander la nullité ou la déchéance d’une marque

Demander la nullité ou la déchéance d’une marque : on vous explique tout !

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Rédigé par :

Claire, juriste chez Qiiro

Temps de lecture :
7 min
Demander la nullité ou la déchéance d’une marque
Réponse de mise en demeure préalable à une action en contrefaçon de marque
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Vous souhaitez demander la nullité ou la déchéance d’une marque mais vous ne savez pas comment faire ? Pas de panique, votre assistant juridique augmenté QIIRO vous explique tout afin que ces deux procédures n’aient plus de secrets pour vous. 


Laissez vous guider par les développements qui vont suivre, nous allons tenter de vous expliquer dans des termes clairs et compréhensibles tout ce qu’il y a à savoir sur le sujet.


Vous allez notamment pouvoir apprendre quelles sont les causes de nullité et de déchéance d’une marque, comment engager de telles actions, à quel prix ou encore quelles en sont les conséquences.

Réponse de mise en demeure préalable à une action en contrefaçon de marque

L’action en nullité

L’action en nullité permet de demander qu’une marque soit annulée. Une telle procédure peut être justifiée par un motif absolu ou bien par un motif relatif de nullité.


Les motifs absolus de nullité

Le Code de la propriété intellectuelle dresse la liste des motifs justifiant, de manière absolue, le prononcé de la nullité d’une marque.


Les motifs absolus de nullité sont ceux qui ont trait à la valeur intrinsèque de la marque.


Lorsque vous invoquez un motif absolu de nullité vous n’avez pas besoin de justifier d’un intérêt à agir. En effet, toute personne peut demander la nullité d’une marque si cette dernière est entachée d’un motif absolu de nullité, sans avoir à justifier d’un préjudice qui lui serait propre.


Ainsi, et d’après les dispositions de Code de la propriété intellectuelle, sont susceptibles d’être annulés pour motif absolu de nullité : 


  • “Un signe qui ne peut constituer une marque ;


Par exemple, les signes olfactifs ou gustatifs ne sont pas susceptibles de constituer des marques.


  • Une marque dépourvue de caractère distinctif : 


L’objet même de la marque est de permettre au public de distinguer des produits et des services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Une marque sans caractère distinctif est donc annulable ;


  • Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, tel que la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; 


Ces signes sont considérés comme descriptifs. Par exemple, une marque appelée “Chocolat blanc” et qui vend du chocolat blanc est descriptive car il s’agit d’un signe servant à désigner la nature du produit vendu. Un signe descriptif est nécessairement dépourvu de caractère distinctif car il ne permet pas d’identifier clairement une entreprise. 


  • Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;


Il s’agit ici des signes qui sont devenus la désignation usuelle du produit ou service commercialisé. Il est possible de citer comme exemple la marque frigidaire. 


  • Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;


Il est possible de déposer une forme en tant que marque : il s’agit d’un signe tridimensionnel. Toutefois, cela est impossible dans certains cas, cités par le texte. Par exemple, la forme des briques de lego n’a pas pu être déposée en tant que marque étant donné que cette forme est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, c’est-à-dire l'emboîtement des lego. 


  • Une marque exclue de l'enregistrement en application de l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d'autorisation des autorités compétentes ;


Une telle interdiction concerne les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etats. Ainsi le drapeau national ne peut être utilisé à titre de marque, à moins qu’une autorité compétente ne l’autorise. 


  • Une marque contraire à l'ordre public ou dont l'usage est légalement interdit ;


Par exemple, un signe laissant supposer que le produit qu’il désigne serait à base de cannabis est contraire à l’ordre public étant donné que la vente de cette substance est prohibée en France.


  • Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;


Il a par exemple été jugé que la marque “Premier sur le matin” afin de désigner une émission de radio qui n’était pas la première en terme d’audience sur sa tranche horaire était déceptive, car de nature à tromper le public. 


  • Une marque exclue de l'enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l'Union européenne ou d'accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d'origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;


Par exemple, le dépôt de la marque “LEVAIN DE CHAMPAGNE”, désignant la vente de produits de papeterie, a été rejeté car un tel signe portait atteinte à l'appellation d’origine contrôlée “Champagne”. 


  • Une marque consistant en la dénomination d'une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au droit national, au droit de l'Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l'Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d'une espèce étroitement liée ;


Par exemple, l’enregistrement d’une marque allemande “KORDES’ ROSE MONIQUE”, procédant à la vente de roses, avait été rejetée par l’Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) car la marque était composée du terme “Monique”, correspondant à une dénomination variétale enregistrée au registre néérlandais de la protection des obtentions végétales. 


  • Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.


La mauvaise foi du demandeur peut notamment se caractériser par une intention de nuire. Par exemple, le fait de déposer une marque dans le but de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité est constitutif d’un dépôt entaché de mauvaise foi.


Les motifs de nullité relative

Le Code de la propriété intellectuelle dispose que peuvent être déclarées comme étant nulles des marques portant atteinte à des droits antérieurs. En effet, pour être valide un signe doit être disponible. 


Contrairement aux motifs absolus, les demandes de nullité fondées sur des motifs relatifs ne peuvent être introduites que par des personnes justifiant d’un intérêt à agir. 


Le Code de la propriété intellectuelle dresse alors une liste : 


Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :


  • Une marque antérieure :

Lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;

Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ;


En droit des marques, et en vertu du principe dit de spécialité, il vous est tout à fait possible d’utiliser un signe déjà existant si toutefois vous ne comptez pas vendre les mêmes produits ou services que votre concurrent, propriétaire du signe. C’est ainsi que le signe “Mont Blanc” existe à la fois pour désigner des vêtements, des crèmes desserts ou encore des stylo. 


En revanche, si votre signe est similaire ou identique à celui d’un concurrent, lequel commercialise des produits et services similaires et identiques aux vôtres, alors votre signe pourrait être annulé. Vous encourez l’annulation de votre marque si la similarité risque d’engendrer, dans l’esprit du public, une confusion entre vos produits et services et ceux de votre concurrent. 


Plusieurs critères sont pris en compte afin de déterminer si un risque de confusion existe, et notamment la similarité visuelle, auditive, phonétique ou encore conceptuelle des deux signes.


A titre d’exemple, les juges ont estimé que les marques “privilèges voyage” et “destination privilège” (pour la désignation de produits et services identiques) présentaient une similarité conceptuelle qui risquait d'engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public. 


  • Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d'une renommée en France ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu'elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l'usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il leur porterait préjudice ;


Le principe de spécialité évoqué antérieurement ne rentre pas en compte lorsque la marque jouit d’une grande notoriété. Par exemple, la marque Coca Cola est une marque renommée. Ainsi, si vous décidez de commercialiser des oreillers sous le signe “Coca Cola” vous risquez une annulation de votre marque, bien que ces produits ne soient pas identiques, ni même similaires, à ceux commercialisés par Coca Cola.


  • Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;


Par exemple, la marque "Capstone", déposée pour des services immobiliers, a été annulée car il existait un risque de confusion avec une entreprise opérant également dans le secteur immobilier et dont la dénomination sociale était “Capstone Properties”.


  • Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;


S’il existe une enseigne ou un nom commercial connu sur l’ensemble du territoire français qui porte le même nom que votre marque, alors cela constitue une antériorité, ce qui rend le signe indisponible.


  • Une indication géographique enregistrée ou à une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;


Comme évoqué précédemment, une marque ne peut être déposée en violation d’une indication géographique. Par exemple, a été annulée la marque “Champagne” pour un parfum. 


  • Des droits d'auteur ;


Par exemple, la marque de parfum “Retiens la nuit” a été annulée en raison d’une chanson, protégée par le droit d’auteur, qui portait le même nom. 


  • Des droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;


Par exemple, une marque figurative utilisant comme logo un dessin protégé pourra être annulée. 


  • Un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;


Par exemple, l’acteur Stallone a fait annuler la marque Stalone car la ressemblance visuelle et phonétique avec son nom pouvait laisser penser au public que la marque lui appartenait. 


  • Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;


Par exemple, en mars 2019 la Cour d’appel de Paris a annulé vingt marques « Laguiole » car elle a estimé que de tels dépôts avaient causé un préjudice à la commune et à ses administrés, lesquels se sont trouvés être privés de l’usage du nom Laguiole, nécessaire à leur activité. Elle a jugé que cela avait porté atteinte aux activités, à l’image et au nom de la ville.


  • Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.


Si votre signe comporte le nom d’une entité publique et que cela a pour effet d’induire en erreur le public sur la provenance de vos produits ou de vos services, alors vous risquez l’annulation de votre marque. 


Les actions administratives et judiciaires

Avant la loi PACTE, entrée en vigueur le 1er avril 2020, seuls les tribunaux judiciaires étaient compétents pour juger de la nullité d’une marque. Depuis, cette compétence est partagée avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). L’avantage de cette nouvelle procédure administrative est qu’elle est plus rapide et moins coûteuse.


Mais alors, comment s’effectue le partage des compétences entre l’INPI et les autorités judiciaires? 


L’INPI dispose d’une compétence exclusive concernant les actions en nullité pour motif absolu de nullité. 


E ce qui concerne les nullités pour motifs relatifs, l’INPI est exclusivement compétent concernant certains droits antérieurs, et notamment : 


  • Les actions en nullité fondées sur l’existence d’une marque antérieure, 
  • Les actions en nullité fondées sur l’existence d’un nom de domaine antérieur s’il existe un risque de confusion entre le nom de domaine en question et la marque en question, 
  • les actions en nullité de marques déposées par l’agent ou le représentant du propriétaire de la marque sans son consentement,


Les actions en nullité intentées pour violation de droit d’auteur ou de modèle protégé antérieurs demeurent, quant à eux, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires.


Les tribunaux judiciaires sont également compétents lorsque la demande en nullité est formée à titre reconventionnelle ou est associée à une autre action relevant de la compétence juridictionnelle (contrefaçon, concurrence déloyale, responsabilité contractuelle), mais aussi lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées.


✍    BON À SAVOIR
Seuls les Tribunaux judiciaires de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg, Fort-de-France sont compétents pour trancher des questions relatives au droit de la propriété intellectuelle.
Réponse de mise en demeure préalable à une action en contrefaçon de marque
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L’action en déchéance

Les actions en déchéance relèvent de la compétence exclusive de l’INPI. Elles peuvent être justifiées par un défaut d’exploitation ou par une dégénérescence de la marque. 


La déchéance pour défaut d’exploitation

Lorsqu’une marque n’est pas exploitée de manière sérieuse pendant une période de cinq années consécutives, il est alors possible d’engager une action afin de demander sa déchéance. 


L’usage sérieux fait référence à un usage commercial, c’est-à-dire un usage dans la vie des affaires ayant pour but l’identification des produits et services fournis par la marque. Le seul fait d’utiliser la marque au sein de l’entreprise ne suffit pas. 


Par ailleurs, le caractère sérieux de l’usage s’apprécie en fonction de son importance et de son adéquation aux produits et services proposés. 


Le délai de cinq ans commence à courir à partir du dernier acte d’exploitation de la marque, ou bien du jour où cette dernière a été enregistrée si elle n’a jamais fait l’objet d’une exploitation. 


✍    BON À SAVOIR
Les cessions de marque et les renouvellements d’enregistrement ne sont pas considérés comme étant des actes d’exploitation permettant d’interrompre le délai. 


Enfin, la déchéance pour défaut d’exploitation peut être partielle ou totale.


Elle sera totale si la marque n’est pas du tout exploitée. En revanche, si la marque est exploitée seulement pour quelques produits et services alors même qu’elle avait été enregistrée pour une grande variété d’entre eux, alors la déchéance pourra être partielle, c’est-à-dire prononcée uniquement pour les produits et services que la marque n’exploite pas. 



La déchéance pour dégénérescence

Une action en déchéance peut être engagée en raison de la dégénérescence d’une marque si cette dernière est devenue générique ou encore si elle est devenue déceptive. 


La marque générique

Une marque générique est une marque qui est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La marque est alors utilisée aussi bien par les consommateurs que par ses concurrents pour désigner le produit ou le service qu’elle fournit. 


Or, comme il l’a été expliqué précédemment, l’un des principaux critères de validité d’une marque est sa distinctivité. Ainsi, si une marque devient un terme usuel, permettant de désigner une catégorie de biens ou de services, alors elle ne permettra plus de distinguer une marque spécifique. 


La marque tombe alors dans le service public, et son titulaire initial ne pourra plus agir en justice afin de s’opposer à l’utilisation de sa marque par des tiers. 


Plusieurs exemples de marques, ayant intégré désormais notre langage courant, peuvent être cités : Kleenex, Frigidaire, Caddie, Scotch ou encore Fermeture éclair.


Pour que la déchéance puisse être prononcée, il faut également que le fait que la marque soit devenue générique résulte d’une faute imputable à son titulaire. En effet, le titulaire d’une marque ne doit pas être passif face à l’utilisation de sa marque par des tiers en tant que termes génériques. Il doit alors lutter contre la mauvaise utilisation de sa marque, et ce notamment par le biais d’actions en justice. 



La marque déceptive

Est déceptive une marque “de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service”.


Ces marques ont alors un caractère trompeur et ne peuvent être enregistrées car elles ont pour objet de jeter la confusion dans l’esprit des consommateurs et portent atteinte à la fonction d’identification de la marque.


Toutefois, certaines marques ne sont pas déceptives lors de leur enregistrement, mais le deviennent avec le temps. Elles peuvent alors faire l’objet d’une procédure de déchéance. 


Par exemple, les marques contenant le terme “bio” dans leur nom sont devenues déceptives après le développement de l’agriculture biologique si leurs produits n’étaient pas effectivement issus de l’agriculture en question.

Procédure

Les procédures pour nullité et pour déchéance sont relativement similaires.  


Qui peut présenter la demande ?

Les demandes en nullité pour motif absolu de nullité d’une marque et les demandes en déchéance peuvent être introduites par toute personne physique ou morale : aucun intérêt à agir n’est requis. 


En revanche, concernant les demandes en nullité pour motif relatif de nullité, le demandeur à l’action doit démontrer qu’il dispose d’un intérêt à agir, autrement dit qu’il est titulaire d’un droit antérieur auquel la marque porterait préjudice. 


Ce dernier peut alors lui-même agir en nullité ou bien charger un mandataire, une personne agissant en son nom et pour son compte, de s’en occuper. 


Le mandataire peut être un conseil en propriété industrielle, un avocat, ou encore une société contractuellement liée ayant son siège social, son domicile ou encore un établissement au sein d’un État membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen.


Le recours à un mandataire est obligatoire si le demandeur n’est ni domicilié, ni établi dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen ou encore si la demande en nullité ou en déchéance est formée conjointement par plusieurs personnes. 

Quelles formalités effectuer ?

Les demandes en nullité et en déchéance auprès de l’INPI s’effectuent en ligne depuis l’espace “e-procédure” disponible sur le site de www.inpi.fr


Vous devrez, lors de la procédure, fournir les informations suivantes : 


  • Votre identité, 
  • Les références de la marque contestée et les produits et services visés par la demande,
  • L’exposé des moyens sur lesquels vous vous fondez pour votre demande (sauf si vous agissez en déchéance pour défaut d’exploitation), 
  • Le pouvoir du mandataire, si vous choisissez d’être représenté, 
  • Les documents justifiant de l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits antérieurs invoqués si vous effectuez une demande en nullité fondée sur un motif relatif de nullité.



Quel coût ?

Les demandes en nullité et en déchéance formées auprès de l’INPI coûtent 600 euros, si la demande est fondée sur un seul droit. Pour chaque droit antérieur supplémentaire, il faudra compter 150 euros supplémentaires.


✍    BON À SAVOIR
Sur demande de la partie gagnante, le directeur de l’INPI peut décider de mettre à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais que la partie adverse aura eu à exposer durant la procédure.


La procédure

La procédure est contradictoire (chaque partie doit disposer de l'intégralité des pièces adverses) et se déroule en 2 temps :


  • L’instruction écrite : les parties s’échangent leurs arguments respectifs tour à tour. Elles peuvent également demander à formuler des observations orales. Dans ce cas elles sont convoquées par l’INPI et une commission orale a lieu, ce qui marque la fin de la phase d’instruction,
  • Le rendu d’une décision sur la question par l’INPI dans le délai de 3 mois. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant une Cour d’appel.


Il se peut que la procédure soit plus ou moins longue, selon la durée des échanges entre les parties pendant la phase d’instruction. La durée de la procédure peut alors varier de 6 mois à 1 an.


✍    BON À SAVOIR
La décision de l’INPI a les effets d’un jugement : à ce titre elle constitue un titre exécutoire et permet à celui qui en bénéficie de recourir à certaines actions, comme une action en exécution forcée.


Si l’INPI prononce la nullité de la marque, alors cette décision aura un effet rétroactif, c’est-à-dire qu’elle prendra effet à la date du dépôt de la marque. 


La déchéance, quant à elle, si elle est prononcée, prend effet à la date de la demande ou à la date à laquelle est apparu un motif justifiant la déchéance de la marque.


La décision rendue par l’INPI est ensuite inscrite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) et est susceptible de faire l’objet d’un recours devant une chambre d’appel. 


Félicitations ! Vous savez désormais tout sur les actions en nullité et en déchéance de marque. Si d’autres pans de la propriété intellectuelle vous intéressent, n’hésitez pas à parcourir le site qiiro.eu, votre assistant juridique augmenté QIIRO se fera un plaisir de vous renseigner sur le sujet. Que diriez-vous de commencer par Tout savoir sur la protection de votre logiciel ?


Si vous avez des questions, notre équipe de juristes est disponible pour y répondre par chat, mail ou encore par téléphone.

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