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L’action en contrefaçon

L’action en contrefaçon : on vous dit tout !

Rédigé par :

Claire, juriste chez Qiiro

Temps de lecture :
6 min
L’action en contrefaçon
Mise en demeure préalable à une action en contrefaçon
Vous êtes au bon endroit pour tout savoir !

Un tiers exploite votre création en violation de vos droits de propriété intellectuelle ? Vous souhaitez savoir si vous pouvez engager une action en contrefaçon et si oui comment ? Vous êtes sur la bonne page.


Laissez-vous guider par les développements qui vont suivre, nous allons vous expliquer dans des termes clairs et compréhensibles tout ce qu’il y a à savoir sur l’action en contrefaçon.

Mise en demeure préalable à une action en contrefaçon

La contrefaçon qu’est ce que c’est ?

La contrefaçon se définit comme l’atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle. Il peut s’agir d’un droit d’auteur, d’une marque, d’un brevet, d’un dessin, d’un modèle, ou de tout autre création faisant l’objet d’un droit de propriété intellectuelle. Peu importe donc qu’il s’agisse de propriété littéraire ou artistique ou encore de propriété industrielle.


Cette atteinte peut se caractériser par sa reproduction, son imitation ou encore son utilisation totale ou partielle, et ce sans le consentement du titulaire du droit de propriété.


En effet, vous pouvez tout à fait autoriser un tiers à utiliser votre création. Pour cela, il vous suffit d’établir un contrat de licence. Cette licence peut être :


  • Exclusive : le bénéficiaire sera alors le seul à pouvoir faire usage du bien objet de droit de propriété intellectuelle. Il vous sera alors impossible de concéder de nouvelles licences à d’autres personnes mais également d’utiliser vous-même votre bien. Ainsi, si vous exploitez votre création alors que vous l’avez concéder exclusivement à un tiers vous vous rendez coupable de contrefaçon.

  • Non exclusive : plusieurs personnes pourront bénéficier du droit d’exploiter le même bien incorporel.
Mise en demeure préalable à une action en contrefaçon

L’action en contrefaçon

Bon à savoir :
Avant d’engager toute action en justice en contrefaçon vous pouvez dans un premier temps mettre en demeure le contrefacteur de cesser ses actes illicites.


Qui est le contrefacteur ?

Le contrefacteur est donc celui qui commet une atteinte à des droits de propriété intellectuelle sans y avoir été autorisé par leur titulaire.


Il existe parfois des situations particulières qui rendent l’identification du contrefacteur plus complexe.


  • Le cas de la copropriété : lorsque plusieurs personnes se partagent la propriété d’une œuvre, l’articulation de leurs droits peut mener à des actes contrefaisant. Par exemple, si le coauteur d’une œuvre de collaboration (telle qu’une bande dessinée) exploite l'œuvre seul, sans avoir obtenu au préalable le consentement de sans son coauteur, il commet alors une contrefaçon. Un cotitulaire de droit peut donc parfaitement se rendre coupable de contrefaçon.


  • Le cas du cocontractant : il s’agit de l’hypothèse dans laquelle un contractant ne respecte pas les termes du contrat de licence et exploite au-delà de ce que le contrat lui permet. Dans ce cas, et comme vu précédemment, le licencié se rend coupable de contrefaçon.


  • Le cas du commanditaire : le commanditaire est celui qui demande à un tiers de réaliser une œuvre, et ce en violation de droits de propriété intellectuelle préexistants. Il peut donc voir sa responsabilité être engagée. Celui qui réalise la contrefaçon pourra également être juridiquement responsable s’il avait conscience d’être en train de réaliser une contrefaçon.



La responsabilité civile du contrefacteur

Il est possible d’obtenir une décision de justice interdisant les actes de contrefaçon et de percevoir des dommages et intérêts en réparation en engageant une action auprès des juridictions civiles.


Seuls certains tribunaux judiciaires sont compétents afin de juger des questions de propriété intellectuelle. Il s’agit des Tribunaux de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.


Attention toutefois, il existe des règles spéciales prévoyant la compétence exclusive de certaines juridictions dans quelques cas spécifiques.


Par exemple, le Tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent en matière de brevet mais également en ce qui concerne les marques européennes et les dessins et modèles européens.


Au civil, l’action en contrefaçon se prescrit 3 ans après la réalisation de l’acte de contrefaçon, sauf en cas de contrefaçon de droit d’auteur, auquel cas le délai de prescription est allongé à 10 ans à compter de la réalisation de l’acte contrefaisant.


L’action civile présente l'intérêt d'être plus facile à mettre en œuvre et à maîtriser que l’action pénale. En effet, au civil l’action en justice dépend uniquement de la volonté du demandeur à l’action, tandis qu’au pénal elle est initiée et contrôlée par le Ministère public. De plus, il semblerait que les juges civils soient plus généreux dans l’allocation de dommages et intérêts que les juges pénaux.

La responsabilité pénale du contrefacteur

Il est également possible d’engager la responsabilité pénale d’un contrefacteur.


Dans ce cas, les règles classiques de compétence s’appliquent et le contrefacteur sera jugé devant le Tribunal correctionnel.


Contrairement à l’action civile, l’action pénale est conduite par l’autorité judiciaire. Ainsi, elle ne peut être arrêtée selon le bon vouloir des parties.


Le juge pénal peut être saisi :


  • Par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République, lequel dispose de l’opportunité des poursuites et est donc apte à décider s’il souhaite classer l’affaire ou engager des poursuites pénales,
  • Par la saisine du juge d’instruction, laquelle est possible si vous avez au préalable déposé une plainte normale et que cela n’a rien donné,
  • Par le biais de la citation directe : il s’agit d’une procédure permettant à la victime ou au procureur de la République de convoquer directement l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Elle peut être mise en oeuvre pour certaines infractions et lorsque l’affaire est en état d’être jugée


Sur le plan pénal l’action se prescrit par 3 ans.


L’avantage de l’action pénale est qu’elle permet de bénéficier des pouvoirs d’enquête des autorités et qu’elle présente un caractère dissuasif en raison des sanctions encourues.


Bon à savoir :
Les actions civiles et pénales peuvent être cumulées.


La réparation du préjudice causé par l’acte de contrefaçon

En droit de la propriété intellectuelle, au civil comme au pénal, le versement des dommages et intérêts en cas de condamnation pour contrefaçon comprend :


  • La réparation du manque à gagner de la victime. Son calcul prend en compte notamment la baisse de son chiffre d’affaire mais également les bénéfices réalisés par le contrefacteur grâce à l’exploitation du droit de propriété intellectuelle de la victime,
  • La réparation du préjudice moral. Cela peut comprendre par exemple l’atteinte à l’image ou à la réputation de la victime.


Les juges peuvent également condamner le contrefacteur à :


  • Retirer ses produits contrefaisants des circuits commerciaux,
  • Cesser les actes de contrefaçon,
  • Au pénal les peines encourues sont de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.


Comment prouver la contrefaçon ?

Afin de faire valoir vos prétentions il convient de rassembler des preuves attestant des actes de contrefaçon dont vous êtes victime.


La contrefaçon est un fait juridique, ce qui signifie qu’elle peut être prouvée par tous moyens.


Les moyens privilégiés afin d’établir la preuve d’actes de contrefaçon sont :


  • Le constat sur internet : si quelqu’un porte atteinte à l’un de vos droits de propriété intellectuelle sur internet, il conviendra de faire établir un procès-verbal de constat par un huissier ou par une personne assermentée. Pour que le constat d’huissier soit valable, il est impératif que l’huissier respecte les préconisations techniques exigées par les juges : il doit notamment décrire le matériel utilisé afin d’effectuer le constat et mentionner l’adresse IP. Il doit se contenter de constater, ce qui signifie qu’il ne doit contenir aucune appréciation subjective.

De plus, l’huissier doit effectuer le constat personnellement. Enfin, lorsqu’il effectue un achat en ligne aux fins de constater, il se doit de révéler son identité et ne peut se faire passer pour un consommateur lambda.


  • Le constat d’achat : il s’agit de l’hypothèse dans laquelle un huissier constate depuis la voie publique qu’une personne entre dans un magasin et en ressort avec un objet contrefait, objet qu’elle remet ensuite à l’huissier. Ce dernier dresse alors un procès-verbal de constat auquel il annexe le ticket de caisse, la photo de l’objet litigieux et l’identité de la personne ayant procédé à l’achat. Attention toutefois car le tiers qui procède à l’achat doit être un tiers neutre et indépendant. Par exemple, le stagiaire d’une étude d’huissier ne peut être qualifié de tiers neutre et indépendant.

Le constat d’achat est une pratique controversée car beaucoup estiment qu’il s’agit en réalité d’une saisie contrefaçon déguisée, alors même qu’une telle saisie ne peut être effectuée uniquement si l’huissier a été habilité par un juge pour y procéder.


  • La saisie contrefaçon : il s’agit d’un mode de preuve de la contrefaçon qui permet de se déplacer chez le contrefacteur afin de faire constater par un huissier la présence de produits portant atteinte à vos droits de propriété intellectuelle chez lui.  Cette procédure ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation d’un juge.

Pour cela, il est nécessaire de formuler une requête auprès du juge compétent. Vous devez également apporter la preuve du fait que vous êtes bien le titulaire du droit de propriété intellectuelle revendiqué. Ainsi, si le droit en question est une marque ou un brevet par exemple, vous devez joindre à la requête le certificat de dépôt ou d’enregistrement.

Dans quels cas agir en contrefaçon ?

Nous allons nous concentrer plus spécifiquement sur la contrefaçon des 3 droits de propriété intellectuelle les plus connus et les plus communs : les droits d’auteur, les marques et les brevets.


La contrefaçon de droit d’auteur

En droit d’auteur, la contrefaçon est caractérisée en cas de reprise des traits caractéristiques originaux de l'œuvre.


En effet, une œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création à condition qu’elle soit une création de forme originale. L’élément déterminant permettant de retenir ou d’écarter la contrefaçon est donc l’originalité de l'œuvre.


Il faut donc, dans un premier temps, identifier quels sont les traits caractéristiques originaux d’une œuvre, afin de pouvoir, dans un second temps, juger de s’ils ont été repris et intégrés dans une nouvelle création artistique.  


La qualification de la contrefaçon est laissée à l’appréciation subjective des juges, il est donc impossible de la qualifier de manière objective.


Par exemple, dans le cas de deux films similaires, afin de déterminer s’il y a contrefaçon ou non, les juges vont analyser l'ensemble des ressemblances qui concernent le traitement cinématographique, les personnages principaux et secondaires, des scènes présentées comme caractéristiques du film, des scènes particulières ou encore le message véhiculé par l’oeuvre. C’est l'accumulation de ces différents éléments qui permet d’apprécier si deux œuvres présentent des ressemblances suffisamment conséquentes pour retenir un acte de contrefaçon ou non.  



La contrefaçon de marques

Il y a contrefaçon de marque tout d’abord si l’un de vos concurrent commercialise les mêmes produits ou services que vous sous le même signe distinctif que vous. En effet, le but premier d’une marque est d’identifier clairement une entreprise. C’est pourquoi chaque signe utilisé à titre de marque se doit d’être distinctif.


En effet, en vertu du principe de spécialité, une identité de signe n’est pas suffisante pour caractériser une contrefaçon : les produits et services désignés doivent également être les mêmes.


Par exemple, plusieurs sociétés utilisent le signe “Mont Blanc”. Pour l’une cela désigne des stylos, pour une autre une crème dessert et pour la dernière des vêtements. L’identité de signe ne pose ici pas de problème tant les produits vendus sont différents : le public a bien conscience qu’il s’agit bien de deux marques distinctes, et donc de deux entreprises différentes.


Toutefois, la contrefaçon de marque peut également être retenue si les signes ou les produits ou services commercialisés ne sont pas identiques entre eux, mais simplement similaires.


Afin de déterminer si des signes sont similaires, les juges doivent apprécier leur similitude visuelle, phonétique ou encore conceptuelle et se fonder ensuite sur l’impression d’ensemble produite par ces similitudes. Les juges vont alors identifier dans les signes en cause les éléments distinctifs et les éléments non distinctifs. Si le juge trouve dans le second signe une reprise d’un élément distinctif du premier signe, alors la contrefaçon est caractérisée. En revanche, si l’entreprise accusée de contrefaçon s’est contentée de reprendre un élément non distinctif du signe de son concurrent, aucune contrefaçon ne pourra être établie.


Concernant la similarité des produits et services désignés par les marques, les juges doivent, pour l’apprécier, tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services, et en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ou encore leur caractère concurrent et complémentaire.


Par exemple, ont été jugés comme étant similaires des matelas et des coussins, des couvertures et des couettes. En effet ces produits font tous référence à la literie et disposent donc d’une utilisation et d’une destination fortement similaire. Par ailleurs, il est également possible d’affirmer qu’il s’agit de produits complémentaires.


A l’inverse ont été jugés comme n’étant pas des produits similaires des vêtements et des chaussures.


Une fois l’appréciation de la similarité des produits et services et des signes effectuée, les juges doivent déterminer si cette similarité engendre un risque de confusion dans l’esprit du public.


Le risque de confusion est le fait pour le consommateur de ne plus savoir déterminer quelle entreprise commercialise quel produit. Par exemple, si demain une entreprise dépose une nouvelle marque sous le signe “Mont Blanc” afin de commercialiser des biscuits, les juges pourront estimer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel pourrait penser qu’il s’agit de produits commercialisés par la même entreprise que celle produisant des crèmes dessert.


La contrefaçon de brevet

Le Code de la propriété intellectuelle interdit, à défaut d’autorisation de la part du propriétaire d’un brevet :


  • La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
  • L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
  • L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet”.

Le cumul avec l’action en concurrence déloyale

Lorsque vous engagez une action en contrefaçon vous pouvez également engager, à titre accessoire, une action en concurrence déloyale.


Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la concurrence déloyale, n’hésitez pas à consulter la fiche de votre assistant juridique augmenté QIIRO qui traite du sujet.


Les actions en concurrence déloyale et en contrefaçon peuvent se cumuler, mais pour cela il faut qu’elles reposent sur des faits distincts. En effet, en droit existe un principe selon lequel les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois. Ainsi, un acte de contrefaçon ne pourra être sanctionné à la fois au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.


Félicitations, vous savez désormais tout sur l’action en contrefaçon.


Si vous avez des questions, notre équipe de juristes est à votre disposition pour y répondre, par mail, chat ou téléphone.

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